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*裁判字號：
智慧財產法院 105 年度附民上字第 27 號刑事判決
裁判日期：民國 106 年 03 月 09 日
裁判案由：違反商標法
智慧財產法院刑事附帶民事訴訟判決
105年度附民上字第27號
上 訴 人 林國棟
訴訟代理人 王森榮 律師
賴柏宏 律師
被上訴人 川億通事業有限公司
代 表 人 李青育
訴訟代理人 洪仁杰 律師

上列當事人間因上訴人違反商標法刑事附帶民事訴訟案件，不服臺灣橋頭地方法院104 年度智附民字第15號，中華民國105 年11月17日第一審刑事附帶民事訴訟判決，提起上訴，本院判決如下：

    主      文

原判決關於命上訴人應給付被上訴人超過新臺幣陸拾萬元，並自民國一０五年六月八日起至清償日止，按年息百分之五計算之利息，逾前開部分金額、利息及假執行之宣告均廢棄。前開廢棄部分，被上訴人在第一審之訴及其假執行之聲請均駁回。其餘上訴駁回。

   事實及理由
壹、程序事項：

    按違反商標法案件之起訴，應向管轄之地方法院為之。不服地方法院關於違反商標法案件依通常程序所為之第一審裁判 而上訴者，應向管轄之智慧財產法院為之。審理違反商標法案件之附帶民事訴訟，除第三審法院依刑事訴訟法第508 條至第511 條規定裁判者外，應自為裁判，不適用刑事訴訟法第504 條第1 項、第511 條第1 項前段之規定，智慧財產案件審理法第23條、第25條第1 項及第27條第2 項分別定有明文。準此，被上訴人因上訴人違反商標法案件，對上訴人提起刑事附帶民事訴訟。揆諸前揭說明，本院依法應自為裁判，審理違反商標法案件之刑事法院，應自為裁判。

貳、實體事項：
一、被上訴人起訴主張與答辯：
(一)被上訴人起訴主張：
    上訴人前為址設高雄市○○區○○○路○○號「清心福全冷飲店－高雄濱海店」加盟店（下稱系爭加盟店）負責人，其於民國100 年1 月1 日加盟期間屆滿後，明知如附表所示「清心福全冷飲站CHIN SHIN 及圖」商標及圖樣（下稱系爭商標），係經濟部智慧財產局（下稱智慧局）申請核准註冊之商標，且商標權人於系爭商標權有效期間，專屬授權予被上訴人。詎上訴人於加盟契約期滿後，並未予續約，除擅自使用系爭商標，而未向被上訴人指定合格廠商進貨外，亦未繳交加盟商應繳交之費用及履行加盟商應配合食品安全衛生之義務。嗣經被上訴人多次通知上訴人續約，上訴人均置之不理 ，被上訴人遂報警處理並提起刑事告訴。上訴人前述違反商標法之刑事案件，業經臺灣高雄地方法院檢察署（下稱高雄地檢署）檢察官偵查起訴，爰依法對上訴人提出附帶民事訴訟，並依商標法第69條、第71條第1 項第2 款規定，對上訴人請求損害賠償，以侵害商標權行為所得利益計算損害賠償金額，並請求銷毀所有侵害商標權之物品，暨依民法第195條第1 項規定，請求上訴人將起訴狀附件一所載道歉啟事，刊登於新聞紙，以回復名譽。並聲明：1.上訴人應給付被上訴人新臺幣（下同）11,084,904元，並自刑事附帶民事陳報狀繕本送達之翌日起至清償日止，按年息5%計算之利息。2.上訴人應負擔費用，將起訴狀附件一所載道歉啟事，以長25公分、寬19公分之篇幅，登載於經濟日報第1 版下半頁1 日。3.上訴人應負擔費用，將高雄市○○區○○○路○○號處所內，所有載有被上訴人經專屬授權服務標章之圖、文招牌及物品全部拆除並毀棄。4.前述第1 至3 項聲明，被上訴人願供擔保，請准宣告假執行。5.訴訟費用由上訴人負擔。

(二)被上訴人答辯：
上訴人於本院審理時拒絕就其營業狀況提出相關資料與說明 ，參諸上訴人及其妻自承系爭加盟店店租每月2 萬元，可推知其每日營業平均銷售飲品杯數可達300 杯以上。因上訴人亦自承每杯飲品平均售價為19元、被上訴人依上訴人每天平均銷售飲品296 杯及侵權天數長達1,971 日計算，其於侵權期間實際營業額應達11,084,904元（計算式：11,084,904元＝19元×296 杯×1,971 日）。再者，本件被上訴人原應請求上訴人全部營業額為損害賠償金額，並提出附帶上訴。因原審已認定損害賠償金額為120 萬元，且上訴人有脫產之情事。職是，被上訴人認損害賠償金額120 萬元，洵屬適當。

二、原審為上訴人部分敗訴之判決，上訴人提起上訴聲明原判決不利於上訴人部分廢棄；上開廢棄部分，被上訴人在第一審之訴駁回。並主張如後：
(一)上訴人未侵害被上訴人系爭商標權：
1.加盟契約係不定期契約：
訴外人趙福全夫妻向上訴人口頭保證加盟後可持續經營，並未定期限，契約僅是形式記載，故上訴人係與其簽訂不定期之加盟契約。被上訴人雖主張加盟契約於簽約時，有載明有效期間自94年6 月8 日起至99年12月31日止。惟清心福全冷飲站遲至契約期日屆滿前，均未通知上訴人是否續約或另行簽訂加盟契約。且其仍持續供應上訴人所訂購營運之原物料，係默許上訴人持續使用系爭商標。至卷內所附之加盟契約係於簽約後，遭不詳之人蓋印填入契約有效期間。參諸100年8 月18日存證信函內容，其僅指稱管理權及授權權利均已移轉予被上訴人，而未論及加盟契約期限屆滿解消。足徵上訴人與清心福全冷飲站所簽署之加盟契約為不定期契約關係，僅因被上訴人嗣取得管理加盟及商標授權權限，而行文要求上訴人同意承受。職是，上訴人繼續使用系爭商標，縱遲未換約，其亦無未經授權而擅自使用他人商標之故意，自難認定具侵害被上訴人系爭商標權之故意或過失。

  2.上訴人無侵害系爭商標權之故意過失：
   清心福全冷飲站每年均會向加盟主預收取年費12,000元，上訴人100 年之年費已於99年12月間即繳納完畢。參諸卷附之 100 年8 月18日及同年9 月6 日由被上訴人寄發之存證信函內容，足徵上訴人已繳納100 年度加盟年費。復依證人呂謀遠於本案刑事原審審理證稱：續約不用付任何費用，僅是重新簽訂文件。準此，續訂契約既無須付費，上訴人一再拒絕續約，足認上訴人與清心福全冷飲站所簽訂者為未約定期限之加盟契約，上訴人有權繼續使用系爭商標。再者，上訴人收受被上訴人100 年8 月18日所寄發之存證信函後，因信任簽訂之加盟契約係不定期契約，即委託立法委員協助與清心福全冷飲站人員進行協調，益徵上訴人未有侵害被上訴人系爭商標權之主觀犯意。

(二)損害賠償酌定之數額不當：
   上訴人已繳納100 年度之年費，且清心福全冷飲站亦持續供貨至100 年8 月26日後之某日，被上訴人嗣於100 年9 月6日，始以存證信函通知上訴人勿再使用系爭商標。故本件侵權時間應由100 年9 月6 日起算。上訴人雖未記帳而無法說明每月營業額、銷售杯數、成本及利潤金額多寡，然至少應就上訴人涉嫌侵害商標權期間之營業收入多寡為調查。參諸財政部所發布之冷飲店，有關同業利潤標準101 年至104 年間之淨利率為16% 或17﹪，計算上訴人因侵害系爭商標權所保護權益所獲取之利益，推算上訴人因侵害行為可能所得之利益金額多寡。職是，本件損害賠償金額之認定，未具體說明究係依前述同業利潤標準表所示16% 或17% 之淨利率，計算被上訴人因上訴人侵害商標權之行為而生所失利益。準此，原審酌定損害賠償120 萬元，實屬不當。

參、本院得心證之理由：
一、刑事附帶民事訴訟之事實應依刑事判決認定為準：按附帶民事訴訟之判決，應以刑事訴訟判決所認定之事實為據，刑事訴訟法第500 條前段定有明文。查本件被上訴人主張上訴人涉犯商標法第95條第1款，前經原審104年度智易字第13號刑事判決判處上訴人有期徒刑6 月，並得易科罰金，暨沒收之宣告。上訴人不服向本院上訴，經本院105 年度刑智上易字第100 號刑事判決駁回上訴在案，有該等刑事判決書在卷可稽。職是，被上訴人主張關於上訴人違反商標法，侵害被上訴人權利之事實，自堪信為真實。

二、上訴人侵害被上訴人系爭商標權之損害賠償責任：
(一)上訴人侵害被上訴人系爭商標權：按商標權人對於侵害其商標權者，得請求損害賠償。商標權人對於因故意或過失侵害其商標權者，得請求損害賠償。修正前商標法第61條第1 項前段與現行商標法第69條第3 項分別定有明文。現行商標法第69條第3 項將修正前商標法第61條第1 項前段修正為商標權人對於因故意或過失侵害其商標權者，得請求損害賠償，此僅係將商標侵權行為是否須具備主觀上之故意或過失之要件，符合侵權行為之成立，原則應適用過失或故意主義。上訴人雖主張其未侵害被上訴人之商標權，自無須負損害賠償責任云云。然被上訴人抗辯原審判決已論述上訴人侵權態樣及合約終止後兩造間商業往來關係 ，並詳加說明其取捨認定之基礎，命上訴人應賠償被上訴人120 萬元，洵為正當等語。職是，本院應審酌被上訴人請求上訴人應給付被上訴人120萬元，有無理由。

1.適用損害賠償之準據法：
被上訴人主張上訴人侵害系爭商標權係自100 年1 月1 日加盟契約終止後迄今，而商標法於前揭侵權期間內之100 年6月29日修正公布，並於前揭侵權期間內之101 年7 月1 日施行，並無溯及既往規定。準此，本件就被上訴人得否請求上訴人賠償如原審判決主文第1 項所示之金額，自應依被上訴人主張侵權期間之不同而分別適用該期間之法律。被上訴人雖未依侵權期間而分別適用不同之法律，然適用法律本為法院之責任，本院自不受被上訴人所述法律上主張之拘束，合先敘明。

2.上訴人有故意侵害系爭商標之行為：
上訴人原為系爭加盟店負責人，加盟期間自94年6 月8 日起至99年12月31日止。其於加盟期間屆滿後，明知系爭商標權均於商標專用期間內，專屬授權予被上訴人，現仍於專屬授權期間內，未經上開商標權人同意或授權，不得為行銷目的  ，而於同一商品或服務使用相同註冊商標。上訴人竟以行銷為目的，基於在同一商品或服務使用相同商標之犯意，自100 年1 月1 日起，在上址未經被上訴人同意或授權，擅自於飲料外包裝、招牌、價目表及內部裝潢上使用系爭商標圖樣 ，而於飲料外包裝使用至被上訴人停止供貨之100 年8 月26日後某日為止，而其餘部分仍使用迄今。嗣經相關消費者檢舉，被上訴人迭經通知上訴人續約，並於100 年8 月18 日、9 月6 日寄發存證信函予上訴人，上訴人均置之不理，被上訴人報警處理，經警於103 年9 月9 日通知上訴人到場接受詢問，循線查悉侵害系爭商標等事實。業經原審104 年度智易字第13號刑事判決、本院105 年度刑智上易字第100 號刑事判決，依商標法第95條第1 款之侵害商標權罪，判處上訴人有罪在案，此有該等判決書可稽，自堪信為真實。

(二)上訴人應賠償被上訴人60萬元：
1.證明商標受侵害所生損害顯有重大困難之金額酌定基準：
按商標權人請求損害賠償時，得依侵害商標權行為所得之利益，計算其損害。而當事人已證明受有損害而不能證明其數額或證明顯有重大困難者，法院應審酌一切情況，依所得心證定其數額。修正前商標法第63條第2 款前段、現行商標法第71條第1 項第2 款及民事訴訟法第222 條第2 項分別定有明文。申言之，商標法關於商標權人請求損害賠償之方式，固有規定商標權人得依修正前商標法第63條、現行商標法第71條各款規定計算其損害額，惟此係因商標侵害請求損害賠償時，權利人需要主張並證明損害之發生及金額，暨侵害商標行為與損害發生間之因果關係等困難，導致權利人損害無法妥當填補，故條文規定商標權人得就該條款所定之計算方式，擇一計算其損害。參諸修正前商標法第63條第2 款、現行商標法第71條第1 項第2 款所規定「依侵害商標權行為所得之利益」，係以對於因故意或過失侵害商標權之損害賠償 ，侵害人因侵害之行為受有利益時，其利益額即推定為權利人所受之損害額，商標權人應就侵害人因侵害行為所得利益 ，舉證以實其說。倘商標權人無法證明侵害人因侵害行為所得利益，而難以此推定為商標權人實際所受損害，足見商標權人就其所受之損害證明顯有重大困難，法院自得依民事訴訟法第222 條第2 項規定，審酌當事人之經濟能力、社會地位、侵害情節等一切情況，依所得心證定其數額。

2.被上訴人侵權行為損害賠償請求權未罹於時效：
按因侵權行為所生之損害賠償請求權，自請求權人知有損害及賠償義務人時起，2 年間不行使而消滅。自有侵權行為時起，逾10年者亦同。民法第197 條第1 項定有明文。侵害商標權之損害賠償，其性質屬侵權行為之一環，自應適用損害賠償請求權之消滅時效。所謂知有損害，倘加害人之侵權行為連續或持續發生者，被害人之請求權不斷發生，則請求權之消滅時效應不斷而重新起算。準此，連續性侵權行為，其於侵害終止前，損害在繼續狀態，被害人無從知悉實際受損情形，自無法行使損害賠償請求權，其消滅時效自應俟損害之程度底定知悉後起算（參照最高法院96年度台上字第188號民事判決）。上訴人固抗辯被上訴人之侵權行為請求權，業已罹於時效云云。然侵權行為損害賠償請求權時效起算點應以請求權人確實知悉損害及賠償義務人時起算，倘僅單純知悉受侵權之事實，不在此限。且持續發生之侵害，因損害仍在繼續發生，其消滅時效起算之認定，應俟知悉損害之程度為何後起算。查上訴人侵害系爭商標屬持續發生之狀態，其時效起算點，應自被上訴人知悉損害程度為何，作為計算基準。準此，上訴人迄今仍持續侵害系爭商標，被上訴人前於104 年9 月23日起訴為侵權行為之主張，揆諸前揭說明，自無罹於時效之情，上訴人上開抗辯，不足為憑。

  3.本件損害賠償之計算：
  ⑴按商標權人得以相當於商標權人授權他人使用所得收取之權利金額，作為損害賠償之數額，商標法第71條第1 項第4 款定有明文。參諸專利法第97條第1 項第3 款亦規定，依授權實施該發明專利所得收取之合理權利金為基礎計算損害。故第三人欲合法使用註冊商標，本應經由商標授權之方式，在授權範圍內支付對價，以取得合法權源。而未經商標授權之侵害使用行為，對於商標權人所造成之損害，其相當於侵害商標權人經由授權條件可取得之客觀財產價值，此為擬制授權金之概念。是得參考商標權人於實施授權時可得收取之合理權利金數額，核定損害賠償之數額。侵害商標民事訴訟事件，倘商標權人無法舉證證明其所受損害或侵權行為人所得利益，而當事人已證明受有損害而不能證明其數額或證明顯有重大困難者，法院得審酌合理授權費之數額，作為損害賠償之數額。查本件被上訴人就其商標權侵害固選擇依商標法第71條第1 項第2 款予以計算，然上開計算基準究非實際上侵害人因侵害行為所得利益，其難以此推定為被上訴人實際所受損害，足見被上訴人就其所受之損害證明顯有重大困難 ，本院自得依民事訴訟法第222 條第2 項規定審酌一切情況 ，依所得心證定其數額。

  ⑵上訴人前使用系爭商標時，經被上訴人授權使用，以每年給付之權利金12,000元為對價。而冷飲店100 年至104 年同業利潤標準之淨利率約為16﹪至17﹪，有財政部高雄國稅局鼓山稽徵所105 年5 月4 日財高國稅鼓營字第1051106342號函暨所附同業利潤標準查詢資料附卷可佐（見原審卷第106 至109 頁）。上訴人於原審與本院審理時均未就營業狀況提出相關資料與說明，而上訴人及其妻自承系爭加盟店店租每月 2 萬元，每杯飲品平均售價為19元。且上訴人故意侵害系爭商標逾5 年，而被上訴人起訴後，上訴人迄今仍未改善等因素。並參酌同為智慧財產法制之專利法第97條第2 項、公平交易法第31條規定，倘侵害行為屬故意，法院得因被害人之請求，依侵害情節，酌定損害額以上之賠償，其數額不得超過已證明損害額之3 倍。職是，本院認以60萬元作為上訴人之損害額，洵為適當，上訴人逾上開金額之請求，尚難准許 。

  ⑶按給付無確定期限者，債務人於債權人得請求給付時，經其催告而未為給付，自受催告時起，負遲延責任。遲延之債務，以支付金錢為標的者，債權人得請求依法定利率計算之遲延利息，民法第229 條第2 項、第233 條第1 項前段分別定有明文。本件侵害商標事件，有關損害賠償之金額計算，在性質上並無由當事人事先約明給付期限之可能性，故被上訴人請求上訴人給付自刑事附帶民事陳報狀繕本送達翌日即自105 年6 月8 日起至清償日止，按年息5 ﹪計算之利息，為有理由。

三、被上訴人對上訴人有銷毀請求權：
商標權人依前項之禁止侵害規定為請求時，得請求銷毀侵害商標權之物品及從事侵害行為之原料或器具。但法院審酌侵害之程度及第三人利益後，得為其他必要之處置。商標法第69條第2 項定有明文。商標權人之銷毀請求權為有效排除及防止商標侵害之手段，商標權人行使銷毀請求權，並不以行為人或持有人有故意或過失為限，其類似民法第767條第1項之所有權妨害除去請求權。將侵害物品及製造侵害物品之原料、器具銷毀之，使其不流入市場，得將侵權之損害或危險降至最低限度。因上訴人侵害被上訴人之系爭商標，既如前述，是被上訴人依商標法第69條第2 項規定，請求上訴人銷毀高雄市○○區○○○路○○號處所內所有載有系爭商標之招牌及物品，自屬有據。

四、本判決結論：
綜上所述，上訴人有侵害系爭商標，持續使用系爭商標於址設高雄市○○區○○○路○○號系爭加盟店之招牌及物品，有致相關消費者混淆誤認之虞，被上訴人請求侵害除去，為有理由。故上訴人應負擔費用，將高雄市○○區○○○路○○號 處所內，所有載有附表所示系爭商標之招牌及物品銷毀之。

       再者，損害賠償部分，本院審酌合理權利金、上訴人侵權之主觀要件、侵害期間、程度及範圍等情事，認上訴人應給付被上訴人60萬元，並自105 年6 月8 日起至清償日止，按年息5%計算之利息，應依聲請宣告假執行，為有理由，應予准許。逾此金額本息所為請求，為無理由，其假執行之聲請，因訴之駁回而失所附麗，應併予駁回。原審就超過上開應准許金額本息部分，為上訴人敗訴之判決，並為假執行之宣告 ，自有未洽。是上訴人上訴意旨就此部分指摘原判決不當求予廢棄改判，為有理由，應由本院將該部分廢棄改判如主文第1 項、第2 項所示。至其餘請求核無違誤，上訴意旨仍執陳詞，指摘原判決不當，求予廢棄，為無理由，應駁回其上訴。

六、無庸諭知訴訟費用負擔：
本件為刑事附帶民事訴訟，依法無庸繳納裁判費，且訴訟程序中，兩造並無其他訴訟費用之支出，爰不另為訴訟費用負擔之諭知，附此敘明。

七、無庸論述部分：
上訴人雖未說明其每月營業額、銷售杯數、成本及利潤金額  ，以供本院審酌上訴人侵害系爭商標期間之營業所得。然本 件為判決之基礎已臻明確，參諸兩造其餘爭點、陳述及所提其他證據，經本院斟酌後，認為均於判決之結果無影響，自無庸逐一論述，併此敘明。

據上論結，本件上訴人上訴為一部有理由，一部無理由，依智慧財產案件審理法第1 條，刑事訴訟法第490 條前段、第368 條、第369 條第1 項前段，判決如主文。

中 華 民 國 106 年 3    月 9    日
 智慧財產法院第一庭
 審判長法 官 陳忠行
 法 官 曾啟謀
 法 官 林洲富

以上正本證明與原本無異。
如不服本判決，應於收受送達後10日內向本院提出上訴書狀，其未敘述上訴之理由者並得於提起上訴後10日內向本院補提理由書（均須按他造當事人之人數附繕本）「切勿逕送上級法院」。

中    華    民    國    106   年     3    月     9    日

                                書記官  蔡文揚