註冊在後的著名商標，是否可以商標法主張登記在前的公司名稱應變更?

2020-03-12
台灣《商標法》第70條第2款，明知為他人著名之註冊商標，而以該著名商標中之文字作為自己公司、商號、團體、網域或其他表彰營業主體之名稱，有致相關消費者混淆誤認之虞或減損該商標之識別性或信譽之虞者。

案例：久樘開發VS久樘營造

 判決結果 
• 原告起訴主張被告使用「久樘」作為商標和公司名稱，違反商標法和公平交易法，應1.停止使用商標；2.更名；3.登載判決。
• 一審法院判決原告針對1和3勝訴，2敗訴(也就是被告不用更名)。

 爭點討論1 
在「被告登記公司名稱在前，原告註冊商標時間在後」的情況下，原告如何用註冊在後的商標，以商標法來主張被告登記在前的公司名稱不合法?

• 一、著名商標
根據第30條第1項第11款及第70條第1項第1、2款
1.獲獎無數:久樘開發公司自94年起開始廣為人知，並投注大量資金從事宣傳、努力維護其營業及服務品質，其推出之建案亦深獲消費者信賴及好評，每年經新聞媒體報導之篇幅高達上百篇，於95年起至107年間多次獲「國家卓越建設獎」殊榮，網路批踢踢文章亦多有網友留言久樘開發公司推出之建案品質很好，買屋首選為「久樘」等情事。
2.經濟部及智慧局認定系爭「久樘」，具有高度識別性，且廣為相關消費者熟悉，為著名商標、表徵。
3.久樘營造公司於105 年9 月23日針對久樘開發公司所有之註冊第01778461號「久樘開發JT」商標向智慧局提出異議，智慧局於107 年8月22日認定「久樘開發JT」商標為著名商標，廣為相關消費者熟悉而作出異議不成立的決定。
4.久樘營造公司法定代理人葉榮吉曾任職久樘開發公司之關係企業愛力美公司，足認其明知「久樘」為著名商標。

• 二、實際混淆事證
1.不動產相關廠商無法分辨兩造，持續發生混淆誤認之情形，嚴重影響公司營運 
2.臺灣臺中地方法院對於兩造亦發生混淆誤認之情形
3.久樘營造公司之員工亦發生混淆誤認之情形
4.不動產仲介業者亦發生混淆誤認之情形
5.新聞媒體亦無法分辨兩造，導致持續刊登錯誤之報導
6.一般消費者完全無法分辨兩造，持續發生混淆誤認之情形

• 查久樘開發公司之系爭商標自94年起即為著名商標，並於105年9月登記為註冊商標，換言之，系爭商標自105年9月起為著名之註冊商標。然久樘營造公司自105年9月後，繼續使用「久樘」為公司名稱之行為持續迄今，仍未終結，自有現行商標法第70條第2款之適用，即該 當「明知為他人著名之註冊商標，而以該著名商標中之文字作為自己公司名稱」之侵權行為。

• 久樘開發公司認為久樘營造公司使用「久樘」二字作為公司名稱之特取部分，已構成商標法第70條第2 款所規定之侵害商標權，故依同法第69條第1項之請求權，請求久樘營造公司二人不得使用相同或近似於「久樘」之字樣，作為公司名稱之一部分，並應向臺中市政府辦理公司名稱變更登記，確屬適法有理。

 爭點討論2 
如何說明「公司名稱的使用」就是 商標使用?
• 推出建案時常會將「公司名稱」與「建案名稱」相結合，以表彰為同一集團或同一家建商所推出之建案，例如:遠雄集團之「遠雄富都心」、「遠雄左岸」。再者，由建商廣告係將「公司名稱」作為「品牌」標示來源，亦可證明使用「公司名稱」即為「商標使用」。且由不動產開發營造建設業界慣例可知，建商在進行建案廣告時，多僅會標示「公司名稱」之特取部分，而省略股份有限公司之字樣，而消費者會將該公司名稱特取部分認知為建商之「品牌」，故「公司名稱」與「商標使用」已二者合而為一而無法加以劃分。

• 查久樘開發公司於94年開始使用「久樘」公司名稱，並將「久樘」二字與其所推出之建案名稱結合，投入大量資金以「久樘」進行行銷宣傳，如「久樘贏家」、「久樘歐鄉」等建案；又久樘營造公司係將「公司名稱」及「商標」結合使用，故「公司名稱之 使用」與「商標使用」係「合而為一」而無法具體劃分，用以表彰其所提供之不動產開發營造建設服務來源，而作為相關事業或消費者可得識別來源之表徵。

• 久樘營造公司自認「公司名稱使用」即為「商標使用」: 久樘營造公司於其對久樘開發公司「久樘」商標所提出之商標異議理由書中，業已自認其「公司名稱使用」即為「商標使用」，又久樘營造公司以「久樘建設股份有限公司」及「久樘營造股份有限公司」字樣申請商標註冊，顯見久樘營造公司將「公司名稱」作為「商標使用」。

• 綜上，原判決割裂「公司名稱」和「商標使用」而認為久樘開發公司僅得排除久樘營造公司為「 商標使用」，並容許久樘營造公司繼續「使用公司名稱」之法律見解，顯然錯誤，其結果造成一般消費 者仍舊會因為兩造使用相同之公司名稱而遭到混淆誤認。

結論
• 公司名專用不等於品牌名也專用，即使在建設業大家都拿公司名當品牌名，也必須跟經濟部智慧財產局提交商標申請保護。
• 雖然商標與公司設立隸屬不同單位，為保護其權益且避免混淆消費者，造成消費者權益受損，且當該商標為著名商標時，仍有權要求更正公司名。
• 商標使用證據，必須完整留存。

 引用法條 
台灣《商標法》
第 30 條
商標有下列情形之一，不得註冊:
十一、相同或近似於他人著名商標或標章，有致相關公眾混淆誤認之虞，或有減損著名商標或標章之識別性或信譽之虞者。但得該商標或標章之所有人同意申請註冊者，不在此限。

第 70 條
未得商標權人同意，有下列情形之一，視為侵害商標權:
一、明知為他人著名之註冊商標，而使用相同或近似之商標，有致減損該商標之識別性或信譽之虞者。
二、明知為他人著名之註冊商標，而以該著名商標中之文字作為自己公司、商號、團體、網域或其他表彰營業主體之名稱，有致相關消費者混淆誤認之虞或減損該商標之識別性或信譽之虞者。

第 69 條
商標權人對於侵害其商標權者，得請求除去之；有侵害之虞者，得請求防止之。

部分資料參考來源：https://ipcase.blogspot.com/2019/05/v_2.html