#要做行銷先請商標這話絕對沒錯！看看，這又一起因沒有及時註冊商標而起的紛爭。
台北知名麻辣火鍋店「鼎旺」於2015年3月被曹姓外甥註冊商標。
創始方得知後主張較他人先使用而提起異議，智財局撤銷註冊第01796391號「鼎旺」商標。
曹某不服而提告，最高行政法院最終認為曹某搶註判定敗訴。
讓我們一起來圍觀一下
何為商標「先使用」？
商標「先使用」是指在別人申請註冊商標之前，已將近似於別人申請註冊的商標使用於類似的商品或服務上，且有一定的知名度，在此情況下，可主張商標「先使用」繼續使用。
但，商標「先使用」不僅須符合商標法第5條商標使用之規定，還應證明其商標在「交易過程中使用」以及「可致相關消費者認識且其使用符合一般商業交易習慣」。
商標法第5條：
商標之使用，指為行銷之目的，而有下列情形之一，並足以使相關消費者認識其為商標：
一、將商標用於商品或其包裝容器。
二、持有、陳列、販賣、輸出或輸入前款之商品。
三、將商標用於與提供服務有關之物品。
四、將商標用於與商品或服務有關之商業文書或廣告。
前項各款情形，以數位影音、電子媒體、網路或其他媒介物方式為之者，亦同。
鼎旺麻辣鍋自民國81年創立至今已逾25年，且迭經報章、雜誌報導宣傳，具有一定的知名度。
故鼎旺麻辣鍋創始方可主張較他人先使用而提起異議。
雖然台灣商標法採註冊主義，對於先使用而未註冊的商標原則上不予保護。但為了避免搶註等不公平競爭，又有商標法第30條第1項第12款之「防止搶註條款」對於先使用而未註冊之商標仍酌予保護。
商標法第30條第1項第12款：
相同或近似於他人先使用於同一或類似商品或服務之商標，而申請人因與該他人間具有契約、地緣、業務往來或其他關係，知悉他人商標存在，意圖仿襲而申請註冊者，不得註冊。但經其同意申請註冊者，不在此限。
曹某於民國85年受邀加入鼎旺幫忙，104年未經創始人同意搶先申請註冊「鼎旺」商標。更於同年6月在附近開設「老鼎旺麻辣鍋」，企圖攀附「鼎旺麻辣鍋」商譽，使消費者產生混淆誤認，明顯有惡意仿襲之嫌，「鼎旺」商標的註冊，足以致使公眾產生混淆誤認之虞，或有減損據爭商標識別性及信譽之虞，自有違商標法第30條第1項第11、12款規定之適用等。
然，曹某在答辯時舉出「鼎旺」曾於民國87年8月被案外人（鼎王麻辣鍋的創辦人陳O明）申請為註冊商標，他是先去申請廢止陳O明的商標之後才重新申請註冊「鼎旺」，故他並非搶註。
對此，最高院強調，商標法第30條第1項第12款中「他人先使用之商標」，是指該商標的使用早於系爭商標的申請註冊日，所以惡意仿襲先使用商標而申請註冊者，不得以先使用商標業經第三人使用或註冊為由，而排除該款之適用。
最後，雖然「鼎旺」成功阻止了搶註，但其耗費的時間、精力都是難以評估的，且並不是每一個商標都可以如此幸運。
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新聞來源： http://bit.ly/32dngQP
最高行政法院判決108年度判字第602號： https://www.lawsq.com/book/最高行政法院(行政)商標異議/45828846552
