美國商標由美國專利商標局 (United States Patent and Trademark Office, USPTO)管轄,其不同於大多數國家,係採「先使用制度」(first to use),所以在申請過程中商標使用證據是非常重要的一環。
(1) 美國商標依據不同申請基礎分為「已有實際使用」、「基於意向使用」、「基於國外註冊案」、「基於國外申請案」。
a.「已有實際使用」指商標已經在美國商業上使用於指定的商品或服務。在遞交申請時需同步提交使用證據、首次使用日期、在美國首次使用日期、使用宣誓。
b.「基於意向使用」指商標尚未在美國本土使用但預期會使用。遞交申請時不需提供前述資料,但在審查通過後會收到Notice of Allowance,屆時仍需提交使用證明與使用宣誓進行審核。
c.「基於國外註冊商標」當申請人原籍國與美國同為國際商標協定成員國時,以提供該國證書複印件(附英譯)、書面承諾在美國真實使用商標意圖的方式進行申請。
d.「基於國外申請案」指基於WTO會員互相承認優先權,已提交商標申請之案件(尚未註冊),於提交申請六個月內作為申請基礎,提供申請日、申請號、申請受理通知、承諾在美國真實使用商標意圖等資料進行申請。
惟此種申請方式,若基礎案後續被駁回就需要在申請中變更為「已有實際使用」或「基於意向使用」;若基礎案順利通過註冊,於案件審查通過後需提交基礎案的註冊證書複印件(附英譯)。
(2) 「使用證據」:
a. 以「基於意向使用」為基礎進行申請的案件,在提交使用證據的階段需提供首次使用日期、在美國首次使用日期。
b. 商品的使用證據:印有商標的商品、印有商標的標籤或包裝、帶有商標之商品於商店中陳列展示之照片、展示印有商標的商品及有關該商品訂購或購買資訊的網頁等,需注意必須為真實的商品照片,而非商品設計圖或宣傳照。
c. 服務的使用證據:印刷或網路廣告、宣傳手冊與傳單、體現所提供服務的名片或信紙、相關推廣資料、標有商標的廣告牌之照片。
*註冊日起算5~6年和9~10年間亦需提交「使用證據」和「使用宣誓」延續商標。
美國商標申請途徑
1. 單一國家申請。
2. 透過馬德里商標進行申請。
美國商標申請應備文件
1. 申請人證件 :
以公司名義申請,附公司登記表影本
以個人名義申請,附身份證影本
2. 申請人中英文名稱及地址
3. 清晰的商標圖樣
4. 想要申請的類別及商品/服務(採用尼斯分類)
5. 委任書
6. 以實際使用商標申請者需提示已使用之證明 ( 使用證據、第一次於美國使用之日期、第一次使用該商標日期及國家 )
美國商標申請時間
約12~18個月。
美國商標申請流程
1. 申請
在提交所需文件及費用後,約1週內取得申請回執。
2. 形式及實質審查
期間約3個月,審查員將對提交的文件是否有誤、是否有不得註冊之事由進行審查,於下發通知書的6個月內須進行答覆或補正,逾期未補正或答覆視為已放棄。
3. 公告
通過實質審查後,會下發公告通知並於官方公報 (Office Gazette) 進行3個月公告及異議期。公告期內任何人均可對商標提出異議程序。
4. 註冊
公告期間無人對商標提出異議,官方會下發核准通知書,約3-6個月左右即可取得證書。
在此期間,以「意向使用」進行申請者,需於下發核准通知後6個月內提出使用證據並進行審查,通過後約3-6個月左右取得證書。
★注意事項:
1. 美國商標法規定於第一次註冊日起第五年,商標權人須提出宣誓書、使用證據以維持商標之註冊。
2. 商標權始於申請日,可專用10年;延展日始於屆滿前6個月,寬限至屆滿後3個月內。延展須提供宣誓書及使用證據,1次延展可再專用10年。
3. 商標註冊日起3年內未使用,任何人可以提出商標撤銷程序。
馬德里商標申請程序
1. 申請人向原屬國提交申請後,原屬國智慧財產局將申請交於WIPO進行審查。
※因台灣不是馬德里商標之協定國或議定國,所以台灣公司或個人欲申請馬德里商標,需先有馬德里協定國家之一的商標作為基礎案 (通常以中國為基礎案),才可提出申請。
※須注意基礎案若被駁回就無法進行馬德里商標註冊。
2. 如申請符合要求,WIPO將在國際註冊簿上登記商標並公佈。然後WIPO將通知每個指定的締約方主管局進行審查。一般來說,美國自接到申請後,註冊所需時間是18個月(馬德里議定書),國際商標權有效期為10年。
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